Bản án 08/2025/KDTM-PTTranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

Căn cứ vào kết quả tranh tụng, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử tại Hà Nội, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, nguyên đơn là Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Quốc tế M có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định, phù hợp với quy định tại các điều 271, 272 và 273 Bộ luật Tố tụng dân sự nên kháng cáo hợp lệ, được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết, theo đơn khởi kiện ngày 15/9/2022 và trình bày của nguyên đơn là Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Quốc tế M thì Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Quốc tế M khởi kiện yêu cầu Tòa án tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu O ngày 30/8/2021 không có hiệu lực; buộc bị đơn hoàn trả toàn bộ bản gốc các tài liệu liên quan đến nhãn hiệu O; chấm 7 dứt hành vi vi phạm quyền sở hữu của nguyên đơn đối với nhãn hiệu O. Tòa án cấp sơ thẩm xác định quan hệ tranh chấp trong vụ án là “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu” và thụ lý giải quyết là đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Về yêu cầu của nguyên đơn đề nghị triệu tập ra phiên tòa hoặc tiến hành lấy lời khai của bà Phan Thị Kim C vì bà Phan Thị Kim C là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đã ký các văn bản vượt quá thẩm quyền, thấy rằng trong vụ án này Tòa án giải quyết tranh chấp giữa 2 pháp nhân về hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu; bà Phan Thị Kim C ký hợp đồng với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty M. Ở cấp sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm đã tiến hành xác minh chỗ ở và nhiều lần triệu tập bà C đến Tòa án làm việc nhưng không triệu tập được. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án để giải quyết tranh chấp giữa 2 pháp nhân mà không xem xét trách nhiệm của bà Phan Thị Kim C về những vi phạm (nếu có) để giành quyền khởi kiện vụ án khác cho nguyên đơn là phù hợp với quy định của pháp luật. Ở giai đoạn phúc thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải triệu tập bà Pham Thị Kim C đến phiên tòa. Nếu phía nguyên đơn cho rằng bà C đang nắm giữ tài liệu, chứng cứ là căn cứ để xác định hợp đồng chuyển nhượng được ký kết giữa Công ty M và Công ty N không có hiệu lực thì phải chứng minh theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Tố tụng dân sự.

[4] Xét yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn về yêu cầu tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu O ngày 30/8/2021 không có hiệu lực do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi đại diện, thấy rằng bên chuyển nhượng là Công ty M, đại diện bởi bà Phan Thị Kim C - Tổng Giám đốc; bên nhận chuyển nhượng là Công ty N đại diện bởi bà Nguyễn Thị Mỹ H - Chủ tịch Hội đồng thành viên. Theo đăng ký kinh doanh số 01026466xx của Công ty M thì tại thời điểm ký Hợp đồng chuyển nhượng, người đại diện theo pháp luật là bà Phan Thị Kim C - Tổng Giám đốc. Theo đăng ký kinh doanh của Công ty N thì tại thời điểm ký Hợp đồng chuyển nhượng, người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Mỹ H - Chủ tịch Hội đồng thành viên. Các bên đều thừa nhận và không có ý kiến gì về tư cách người đại diện theo pháp luật của bà Phan Thị Kim C và bà Nguyễn Thị Mỹ H. Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 28.1 Điều lệ Công ty M thì “Người đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp”. Như vậy, bà Phan Thị Kim C đại diện cho Công ty M ký hợp đồng chuyển nhượng số 3008/2021 ngày 30/8/2021 với Công ty N là đúng quy định của pháp luật.

[5] Về việc Công ty M viện dẫn quy định tại điểm h khoản 2 Điều 43 Điều lệ Công ty ngày 16/9/2016 về việc: “Hội đồng quản trị có quyền thông qua Hợp đồng … liên quan đến đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty” và cho rằng nhãn hiệu O là đối tượng quyền sở hữu của Công ty M nên việc ký kết Hợp đồng này phải được Hội đồng quản trị thông qua; bà Phan Thị Kim C tự ý ký Hợp đồng chuyển nhượng là vượt quá thẩm quyền:

Xét thấy, quy định tại điểm h khoản 2 Điều 43 Điều lệ Công ty M là quy định nội bộ của Công ty M; việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng không có quy định bắt buộc phải kèm theo Điều lệ của 02 Công ty; các tài liệu, chứng cứ và trình bày của đương sự thể hiện, phía Công ty N 8 không biết và không được thông tin về quy định này. Theo quy định tại khoản 1 Điều 87 Bộ luật Dân sự thì “Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện nhân danh pháp nhân”. Như vậy, nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm về việc bà C vượt quá thẩm quyền (nếu có) là tranh chấp nội bộ giữa bà C và Công ty M, không ảnh hưởng đến hiệu lực của Hợp đồng chuyển nhượng mà bà C - đại diện Công ty M đã ký kết là có căn cứ, phù hợp với quy định của pháp luật.

[6] Về việc Công ty M cho rằng trước khi ký hợp đồng chuyển nhượng, ngày 11/10/2019, các cổ đông của Công ty M đã có thỏa thuận nguyên tắc về việc tách Công ty, theo đó nhãn hiệu O đã được phân chia cho một nhóm cổ đông không phải nhóm của bà Phan Thị Kim C nên bà C không có quyền chuyển nhượng:

Xét thấy, Thỏa thuận nguyên tắc của các cổ đông về việc tách công ty lập ngày 11/10/2019 mới chỉ là thỏa thuận ban đầu, chưa thực hiện trên thực tế, chưa được các bên tiến hành thủ tục đăng ký tách doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Các mốc quan trọng để tách Công ty trong Thỏa thuận đều không đạt được (như: Ký Hợp đồng tách theo Luật doanh nghiệp hoàn thành ngày 18/10/2019; Thông báo giao dịch tách cho các chủ nợ, người lao động, đối tác và các bên nhượng quyền hoàn thành ngày 31/10/2019; Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty mới được tách ra từ 01/11/2019; Thực hiện và hoàn thành các thủ tục pháp lý khác liên quan đến cơ quan Nhà nước để chuyển giao các tài sản có đăng ký quyền sở hữu (phương tiện vận tải, bất động sản, nhãn hiệu) hoàn thành từ ngày 30/11 đến ngày 31/12/2019). Sau khi hết thời gian dự kiến các bên không có bất kỳ thỏa thuận nào khác về việc gia hạn thời hạn thực hiện kế hoạch tách công ty; Công ty dự kiến được tách đã không ra đời để kế thừa quyền và nghĩa vụ như ý tưởng ngày 11/10/2019 của các cổ đông. Trong khi đó, ngày 19/7/2021 Công ty M được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận số 4-0393155-xxx đối với nhãn hiệu O; ngày 30/8/2021 các bên ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu O để Công ty N tiến hành thủ tục đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Như vậy, tại thời điểm các bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng ngày 30/8/2021, Công ty M là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu O và bà Phan Thị Kim C vẫn là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

[7] Về việc Công ty M cho rằng không có tài liệu nào thể hiện Công ty N đã thanh toán khoản tiền chuyển nhượng nhãn hiệu theo hợp đồng ký ngày 30/8/2021: Thấy rằng, ngày 10/5/2021, Công ty M và Công ty N đã ký kết Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu O, với thỏa thuận nhượng “toàn bộ thương hiệu O”; thực hiện việc thanh toán, ngày 25/5/2021, Công ty M và Công ty N cùng ký kết biên bản đối chiếu cấn trừ công nợ. Theo đó, hai bên thống nhất cấn trừ công nợ tiền hàng mà Công ty M phải thanh toán cho Công ty N theo 11 hóa đơn tiền hàng (thực phẩm và phí sơ chế, thuê kho) với tổng số tiền là 2.000.309.802 đồng để thanh toán cho Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu O ngày 10/5/2021. Thực hiện hợp đồng và thỏa thuận thanh toán cấn trừ công nợ nêu trên, các bên đã ký kết Phụ lục hợp đồng ngày 01/6/2021 sửa đổi, bổ sung toàn bộ Điều 1 và Điều 2 của Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu O ngày 10/5/2021; kèm theo Phụ lục là “Biên bản đối chiếu cấn trừ công nợ” ký ngày 25/5/2021. Theo Điều 2 Phụ lục hợp đồng ngày 01/6/2021 thì các bên đã thỏa thuận thanh toán như sau: 9 “2.2 Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng đồng ý rằng, việc thanh toán sẽ được thực hiện thông qua hình thức cấn trừ công nợ, theo đó toàn bộ Giá Chuyển Nhượng nêu tại khoản 2.1 Điều này sẽ được trừ vào nghĩa vụ mà Bên Chuyển Nhượng phải thanh toán cho Bên Nhận Chuyển Nhượng theo biên bản đối chiếu công nợ giữa hai Bên (biên bản đính kèm Phụ lục này ...). Việc cấn trừ công nợ giữa các bên sẽ được thực hiện vào thời điểm và với giá trị tương ứng với lộ trình thanh toán quy định tại Khoản 2.3 Điều này. 2.3 Lộ trình thanh toán (cấn trừ công nợ) cụ thể: a. Đợt 1: Bên Nhận Chuyển Nhượng cấn trừ cho Bên Chuyển Nhượng số tiền là 1.200.185.881 đồng... trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày Hai bên hoàn tất việc bàn giao Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu O theo Tờ khai đăng ký Nhãn hiệu nộp tại Cục Sở Hữu trí tuệ ngày 09/03/2017 với số đơn 4-2017- 050xx. ...".

[8] Ngày 30/8/2021, Công ty M và Công ty N ký kết Hợp đồng chuyển nhượng 3008 với thỏa thuận thanh toán giá chuyển nhượng nhãn hiệu O tại Điều 4 Hợp đồng như sau: “4.1. Giá chuyển nhượng: Bên Chuyển Nhượng đồng ý chuyển nhượng toàn bộ Quyền Sở Hữu Nhãn Hiệu nêu tại Điều 2, Điều 3 của Hợp đồng này cho Bên Nhận Chuyển Nhượng với tổng giá trị chuyển nhượng là: 1.200.185.881 đồng. .. 4.2. Tiến độ và phương thức thanh toán: Theo thoả thuận của các bên".

[9] Hợp đồng chuyển nhượng ngày 10/5/2021 là Hợp đồng được các bên ký kết khi chưa được cấp đăng ký sở hữu nhãn hiệu O; hợp đồng chuyển nhượng 3008 ngày 30/8/2021 trên cơ sở kế thừa (ký lại) của Hợp đồng ngày 10/5/2021 (sau khi Công ty M được cấp Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu O). Các bên chỉ ký lại Hợp đồng mà không ký lại phụ lục Hợp đồng. Số tiền 1.200.185.881 đồng là Giá trị chuyển nhượng quy định tại Điều 4.1 của Hợp đồng chuyển nhượng 3008 ngày 30/8/2021 phù hợp với thỏa thuận thanh toán đợt 1 theo thỏa thuận tại Điều 2.3 Phụ lục hợp đồng ngày 01/6/2021. Trên thực tế, Công ty M đã bàn giao toàn bộ Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu O cho Công ty N. Ngày 19/7/2021, sau khi Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu O, Công ty M cũng đã bàn giao nhãn hiệu O cho Công ty N quản lý và khai thác thương mại. Như vậy, nhận định của Tòa án cấp sơ thẩm về việc có cơ sở xác định Công ty N đã thực hiện thanh toán giá trị chuyển nhượng bằng hình thức “cấn trừ công nợ” theo đúng “Thoả thuận của các bên" trong Hợp đồng 3008 ngày 30/8/2021 là phù hợp với các tài liệu, chứng cứ của vụ án.

[10]

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại quốc tế M, cần giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm như đề nghị của đại diện Viện Công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội.

[11] Về án phí, căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, Công ty M phải chịu án phí kinh doanh thương mại phúc thẩm. 10