Bản án 07/2024/KDTM-GĐTTranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

[1] Công ty T1 được thành lập ngày 05/4/2004, gồm 03 cổ đông sáng lập là ông Bùi Văn C1, bà Ngô Thị P, ông Bùi Văn C. Công ty T có chi nhánh là Nhà máy C do ông Nguyễn Văn X là Giám đốc nhà máy.

[2] Năm 2010, ông X sáng tác ra nhãn hiệu “Quê Tôi, hình” cho Công ty T. Ngày 29/9/2011, Công ty T được Cục S trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 172810 cho nhãn hiệu “Quê Tôi, hình”. Như vậy, chủ sở hữu đối với nhãn hiệu “Quê tôi, hình” là Công ty T.

[3] Năm 2013, Công ty T quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh với lý do để thay đổi mô hình sản xuất kinh doanh cho phù hợp. Công ty T1 được thành lập và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu vào ngày 07/8/2013, gồm 03 cổ đông sáng lập là ông Bùi Văn C1, ông Nguyễn Văn X (là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty), ông Nguyễn Thành L. Công ty T1 thuê nhà xưởng và kho của Công ty T tại cùng địa chỉ 374 Hùng V, phường Hùng V, quận Hồng B, thành phố Hải Phòng để hoạt động.

[4] Tại Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/8/2013 của Công ty T có nội dung: Hội đồng quản trị Công ty T quyết định … chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “Quê tôi, hình” cho Công ty T1, giao cho ông C1 - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty T ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “Quê tôi, hình” cho Công ty T1 và được quyền quyết định về giá, thời hạn và mức phí hợp đồng. Ngày 10/9/2013, Công ty T (do ông Bùi Văn C - Giám đốc Công ty T) và Công ty T1 (do ông Nguyễn Văn X - Giám đốc Công ty T1) đã ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp số AS17-BINHMINH với nội dung: Công ty T chuyển nhượng quyền sở hữu đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Quê Tôi, hình”, số bằng 172810 cho Công ty T1; bên nhận chuyển nhượng không phải trả phí chuyển nhượng. Tại Quyết định số 3541/QĐ-STTT ngày 30/12/2013, Cục S đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp số 6778/ĐKHĐSH cho Công ty T1. 5

[5] Theo quy định tại Điều 95 Luật doanh nghiệp năm 2005 thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ công ty.

Căn cứ vào Điều 25 Điều lệ của Công ty T, được thông qua ngày 15/3/2011 và các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ khi thành lập (năm 2004) đến ngày 10/10/2015 của Công ty T, đều thể hiện ông Bùi Văn C1 là người đại diện theo pháp luật của Công ty T. Như vậy, tại thời điểm ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp ngày 10/9/2013 thì ông C1 là người đại diện theo pháp luật của Công ty T.

[6] Tại Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/8/2013 của Công ty T nêu trên, Hội đồng quản trị chỉ quyết định về việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “Quê Tôi, hình” mà không phải là chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu “Quê Tôi, hình” và giao cho ông C1 ký Hợp đồng, không phải là ông C. Ông C1 không ủy quyền cho ông C ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp với Công ty T1 nên việc ông C đại diện cho Công ty T ký Hợp đồng này là trái thẩm quyền, trái với quyết định của Hội đồng quản trị và không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của Công ty T theo quy định tại khoản 1 Điều 145 Bộ luật Dân sự năm 2005.

[7] Mặt khác, ông C1 sở hữu cổ phần của cả Công ty T và Công ty T1, nên khi Công ty T1 ký Hợp đồng với Công ty T thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 120 Luật Doanh nghiệp năm 2005. Ông C ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp không được Hội đồng quản trị Công ty T chấp thuận là vi phạm các quy định nêu trên, nên vô hiệu theo quy định tại khoản 4 Điều 120 Luật Doanh nghiệp năm 2005; thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu không bị hạn chế theo quy định tại Điều 123, khoản 3 Điều 132 Bộ luật Dân sự năm 2015 (Điều 128, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Dân sự năm 2005).

[8] Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng người có thẩm quyền của Công ty T biết và chấp thuận, không phản đối việc ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp; Hợp đồng này đã phát sinh hiệu lực kể từ ngày đăng ký tại Cục S trí tuệ, đến ngày 21/6/2019 Công ty T mới khởi kiện là đã quá thời hiệu khởi kiện và đình chỉ giải quyết vụ án là không có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp ngày 10/9/2013 vô hiệu, hủy Giấy chứng nhận đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp số 6778/ĐKHĐSH ngày 30/12/2013 của Cục S trí tuệ là có căn cứ. Do các bên đều không yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu nên Tòa án cấp sơ thẩm không xem xét, giải quyết là phù hợp.

[9] Ngoài ra, Tòa án cấp phúc thẩm căn cứ Quyết định số 06/QĐ-BM ngày 21/4/2004 của Công ty T (Quyết định bổ nhiệm ông C làm Giám đốc và chủ tài khoản Công ty T) và mục 48.1 Điều 48 Điều lệ Công ty T được các cổ đông thông qua ngày 05/4/2010 quy định Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty để cho rằng việc ông C ký kết Hợp đồng chuyển nhượng nêu trên là không trái thẩm quyền, là không đúng. Bởi lẽ, tại thời điểm ký kết Hợp đồng, Điều lệ năm 2010 đã hết hiệu lực và Công ty T đang hoạt động theo Điều lệ năm 2011, trong 6 đó quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty (Điều 25).